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观唐律所:权利人你可知道商标的显著性?

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兼评第11521711号“NFJ及图”商标无效宣告纠纷案

【案件简介】:

再审申请人(一审第三人、二审上诉人):北京金科复合材料有限责任公司

被申请人一审原告、二审上诉人):北京安信三通防静电工程技术有限公司

被申请人(一审原告、二审上诉人):国家知识产权局

案由:商标权无效宣告纠纷

再审:(2019)最高法行再53号

2012年9月20日,再审申请人在第6类“硅铁;金属建筑材料”等商品上申请注册第11521711号“NFJ及图”商标,并于2014年2月21日获得注册。北京安信三通防静电工程技术有限公司(以下简称安信三通公司)以诉争商标为金属骨料的通用名称等为由提起无效宣告,原商评委裁定争议商标予以维持后,安信三通公司不服该裁定向北京知识产权法院提起诉讼,经审查法院撤销了裁定并责令商评委重新作出具体裁定。再审申请人提起上诉后依然未得到支持。后北京观唐律师事务所代理再审申请人向最高人民法院提起再审,最终获得最高人民法院的支持。

【法院判决】:

最高人民法院做出终审判决,认定:“诉争商标为图文组合商标,根据现有证据以及法院查明的事实不足以证明“NFJ”为通用名称,也难以认定“NFJ”不具有显著性,且金科公司在第1类、第17类、第37类、第4类等多个类别注册了“NFJ及图”商标的事实也在一定程度上证明了“NFJ”并非是对耐磨、防火、防静电特性的描述。诉争商标为图文组合商标,并非仅为文字商标,经金科公司十多年的持续大规模使用,相关公众已经将“NFJ”商标与金科公司相关商品联系起来,具有识别性。原审法院认为争议商标缺乏固有的显著特征,认定事实适用法律均有错误,本院予以纠正”。最终最高人民法院作出终审判决:撤销一审、二审判决,维持原商评委作出的第33394号裁定。

【律师心得与建议】:

针对商标的显著性问题律师从以下两个方面为企业提供建议:

一、对于原本缺乏显著性的标志,欲通过使用的方式获得显著性,律师建议企业应如下几点予以考虑:

第一、从主观心态来讲,企业应具有将该标志作为商标使用的主观意图。

本身不具备显著性的标志起初是无法作为商标发挥识别来源作用的,只有在使用主体具有将该标志作为商标使用意图的情况下,才具备这种可能,商标的使用意图应是商标权人的自主意识并辅以积极使用行为,在商品上使用时就向消费者表达是商标的使用行为,进行醒目的标注。

第二、排除象征性使用,进行真实性使用。

商标的核心功能是区分商品来源,而商标区分商品来源的作用需要在市场的实际使用中才能真正得以实现。要在市场上公开、合法、真实地进行规模性商业使用。

第三、针对商标应进行商业性使用,通过使用使得商标与使用主体之间建立“特定对应关系”,从而发挥商标的识别来源作用。

不具备显著性的标志之所以不能给予注册是因为其本身的固有含义与之所使用的商品具有紧密联系,一般表示该商品的质量等内容,这些标志属于经营该类商品的所有经营者可以自由使用的公共资源,属于商业表达自由的范畴。只有在标志的使用主体以不同于该标志自身含义的方式使用并能引起相关公众的注意时才能产生商标使用的效果。那么对于使用到何种程度才能具有显著特征的问题,现行《商标法》并无规定,但在司法实践中,结合以往经验,律师认为应结合以下因素进行考量:1、该标志实际使用的方式、效果、作用,即是否以商标的方式进行使用; 2、该标志实际持续使用的时间、地域、范围、销售规模等经营情况; 3、该标志在相关公众中的知晓程度; 4、该标志通过使用具有显著特征的其他因素。这些考量因素在一定程度上与驰名商标的认定要求契合。对于固有显著性先天不足的标志来说,参照驰名商标的证据要求亦无不妥。需要注意的是,认定获得显著性,更注重标志与商标申请人之间建立的对应关系,也即使用证据的证明目的在于证明这一对应性的存在。

第四、权利的保护需要循序渐进

缺乏显著性商标在起初使用阶段,往往很难得到商标法的保护,为保护其显著性的取得需要一定的时间,在这个过程中要考虑反法的保护手段,如有一定影响的特有商品名称、包装装潢等,保持自己在市场上的唯一性,通过各种法律保护手段逐步建立自己的显著性。

第五、非实力型企业尽量避免选择天生缺乏显著性的标志作为自己的商标。

商标从缺乏显著性到显著性的建立过程长、投入大、程序多,会加大企业的商标保护成本,非实力企业尽量避免此类商标的选择。

二、对于本身具有显著性的商标而言,要想维护商标的显著性,律师建议企业应遵守如下要点:

1、规范商标使用方式,将商标和产品名称区分开来

商标权利人在商标使用过程中应当规范使用方式,明确区分商标与商品名称,避免直接以商标名称代替商品名称进行销售或广告宣传,避免在广告宣传时夸张强调商标的部分。在经营过程中,可明示使用商标的商品的通用名称,如××牌××;不用商标替代商品名称;在商品包装及描述性表述中标示注册商标标记“®”或商标标记“TM”。

2、进入媒体宣传,强化商标显著性,增加商标的附加值

企业可通过媒体广告等方式宣传注册商标,进而建立企业与商标之间更紧密的联系,提升商标显著性。如果发现其他企业或者消费者有将商标作为商品通用名称使用的倾向,企业可以使用广告宣传时积极予以纠正、引导。

3、关注市场动态,加强警惕,及时维权

当市场上都在用某商标指代某一技术特点时,说明该商标已经获得认可了,此时该商标也是沦为通用名称的危险阶段,因此,相关权利人应提高警惕,主动维权:

(1)对于其他主体申请或注册的包含自身知名商标的商标,商标权人应当积极提出商标异议申请或商标无效申请,积极维护公司商标的显著性;

(2)企业应密切关注市场动态,一旦发现竞争对手恶意将自己注册商标与商品名称、其他描述性说明加以混同的情形时,或者有专家、学者或其他消费者将商标当做商品名称使用的趋势时,要及时加以制止,企业可以通过发律师函等途径要求对方立即停止不当使用行为,以便尽快消除商标淡化的隐患;上述方式不能取得有效的结果时,企业应立即采取诉讼等其他维权措施,确保商标的显著性。

(3)积极行使沟通、更正的权利

关注国家标准、行业动态,防止商标作为商品名称被列入国家标准、行业标准、工具书、词典等文件中。这类情况在药品名称和商标冲突的案例中,尤为突出。当商标被收入字典、行业标准、国家标准等,而未注明是商标时,商标权利人应当积极与相关出版社沟通、协商,以避免因读者将商标误认为商品通用名称而导致的商标显著性的淡化。

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